요지인정과 명세서의 참작 - 출원된 청구항의 해석원칙에 대한 비교법적 고찰 -

임호

doi:10.29305/tj.2021.04.183.467

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한국법학원
저스티스 학술저널
저스티스 통권 제183호
2021.4 467 - 547 (81page)
DOI : 10.29305/tj.2021.04.183.467

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임호 (홍익대학교)

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특허청이 출원된 발명의 특허성을 심사하기 위해서는 청구항의 용어가 주는 관용적(사전적)이거나 통상적(출원시의 기술상식) 의미를 가지고 그 청구항이 가지는 기술적 범위를 확정한다. 특허청이 이렇게 해석된 청구항의 기술적 범위를 가지고 선행기술과 비교한 결과 특허청이 신규성이나 진보성 또는 공개요건을 충족시키지 못하였다고 거절하면 출원인은 보정을 하거나 그 거절의 취소를 구하는 심판을 청구할 수도 있다. 따라서 심사과정에서 출원된 청구항은 가장 넓은 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하고 이러한 해석에 기하여 심사관과 출원인 사이에 거절과 보정 및 심판청구라는 협상과정을 거쳐서 (너무 넓어서) 불분명하였던 청구항이 보다 합리적으로 한정되어진 이후에 등록을 거쳐서 일반대중에게 공시되어야만 누구라도 등록된 특허의 권리범위를 분명하게 알 수 있도록 하는 것이 청구항이 가지는 공시기능을 수행함과 동시에 특허심사의 목적도 달성된다. 그러나 심사과정에서 특허청이 너무 넓게 청구항의 기술적 범위를 확장함으로서 명세서에 공개된 것과 전혀 다른 기술적 사항도 포함하는 불합리한 결과가 나오는 경우에 그 불합리를 제거하기 위해서는 명세서가 참작(명세서의 부진정참작)되어야 한다. 그러나 침해소송에서 법원이 등록된 특허청구항의 기술적 범위(권리범위)를 해석하는 것은 심사과정과는 전혀 다른 목적과 의미를 가진다. 등록된 특허는 유효성이 추정되기 때문에 침해법원은 선행기술을 회피하도록 권리범위를 한정적으로 해석한 뒤 침해혐의물과 대조하여 침해혐의물이 특허청구항의 모든 구성요소들을 구비하고 있는지를 판단하는 것이다. 따라서 침해판단에서의 등록특허의 청구항의 해석은 그 기재된 용어에 기초하여 출발하더라도 명세서가 제공하는 정보를 참작하여 그 의미를 해석하여야만 하고(명세서의 진정참작) 그 분야의 통상기술자에게 주는 객관적 의미로 해석되어야 한다. 이렇게 심사과정에서의 청구항의 요지인정과 침해단계에서의 등록특허의 권리범위의 해석은 전혀 다른 목적과 전혀 다른 원칙에 입각하고 있는 것이다. 이에 따라서 미국의 CAFC와 일본의 최고재판소 및 지재고재는 심사단계에서는 청구항의 문언에 기초한 관용통상적인 가장 넓은 해석원칙에 의하여 요지인정을 하고 있는데 비하여, 침해판단에서는 명세서를 참작하여 한정적이고 객관적인 해석을 하고 있다. 이에 비하여 우리 대법원은 양 단계를 구별하지 않고 모두 하나의 통일된 원칙 즉 침해판단에서의 청구항의 명세서참작 원칙을 적용하고 있다. 그러나 이러한 해석은 심사과정에서의 청구항의 해석이 필요한 목적과 원칙에 위배된다는 비판을 면하기 어렵다.

If the patent is filed, PTO examines the scope of claims not only on the basis of the claim language but also on the claims themselves, and gives their broadest reasonable construction. In this stage, PTO grants the claim languages as the ordinary and customary meaning at the time of filing. However, if PTO"s construction of the claim term is too broad to become inconsistent with the disclosure of the specification then the PTO’s construction becomes the unreasonably broad interpretation beyond the reasonable technical scope of the specification. The the court must define the term within the reasonable scope in the light of the specification. CAFC as the broadest reasonable interpretation test and Japanese Supreme Court’s Repase test are all following this reasonable standard and Korean Supreme Court also follows the same test in PTO’s examination stage. After CAFC’s Phillips case(infringement construction case), one Japanese lower court followed the Phillips test in PTO’s claim construction and thereafter Japanese professors and practitioners would allege that the Phillips test should be applied generally in PTO’s interpretation in the examination process. However this Phillips test is different one from the broadest reasonable interpretation test and must not be applied in PTO’s examination process.

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참고문헌 (16)

참고문헌 신청

정차호 / 2015 / 권리범위확인심판의 활용성 및 실효성 제고방안

박태일 / 2014 / 청구의 범위 해석실무 / 대법원판례해설 (100)

임호 / 2014 / 특허실무론 / 문우사

임호 / 2003 / 특허법 / 법문사

김관식 / 2012 / 특허침해소송에서 진보성결여를 이유로 하는 특허무효의 항변이 허용되는지 여부-대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 / 지식재산정책 (IP Policy)

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대법원 2004. 12. 23. 선고 2003후1550 판결

[1] 의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로, 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하여야 한다.
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대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967 판결

특허청구범위의 기재방법에 관한 특허법 제8조 제4항, 특허법시행령 제2조의3 제1항, 제2항의 각 규정은 특허청구의 범위는 특허출원자로 하여금 특허권으로써 보호를 요구하는 범위를 명확히 하게 하고, 일반공중의 입장에서는 당해 특허권의 효력이 미치는 한계 영역을 설정하여 주는 등 발
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대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결

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대법원 2010. 6. 24. 선고 2008후4202 판결

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대법원 1997. 5. 28. 선고 96후1118 판결

[1] 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여
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대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결

가. 구 특허법(1990.1.13 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제57조에 의하면 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 ``특허청구의 범위``에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 ``특허청구의 범위``의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있
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대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결

[1] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록된 이상 비록 진보성이 없어 무효사유가 존재한다고 하더라도 이와 같은 심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 대세적(對世的)으로 무효로 되는 것은 아니다. 그런데
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대법원 2007. 9. 21. 선고 2005후520 판결

[1] 특허권의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이어서 특허청구범위의 기재가 명확하게 이해될 수 있는 경우에 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면 등에 의하여 특허청구범위를 보완하거나 제한하여 해석할 것은 아니지만, 특허청구범위에 기재된 발명은 원래 출원명세서상 발명의 상세한 설명이나 첨부된 도면을 전혀
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대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26 판결

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대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1657 판결

가. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제2항과 제4항에 의하면 특허출원자가 제출하는 특허출원서에는 "특허청구의 범위"를 기재하여야 하고, 특허청구의 범위에는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다라고 되어 있으며, 구
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대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결

[1] 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제133조의2, 제136조 제3항의 규정 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우
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대법원 1995. 12. 12. 선고 94후1787 판결

[1] 실용신안에 있어서의 고안이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 창작을 말하는 것이나 이는 특허발명과는 달리 창작의 고도성을 요하지는 않으므로 공지공용의 기술을 결합한 고안이라 하더라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 결합이 아니라 결합 전에 비하여 보다 증진된 작용 효과가 인정되고 당해 기술분야에서 통상의 지식을
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대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결

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대법원 2018. 4. 10. 선고 2015후1195 판결

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대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결

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대법원 2004. 2. 13. 선고 2003후113 판결

[1] 실용신안 명세서의 기재 중 실용신안 등록청구범위의 기재만으로는 실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 설령 알 수는 있다 하더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 도면이나 명세서의 다른 기재 부분을 보충하여 실용신안의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 해석하여야 하며, 명세서의 상세한 설명란에 직접 기재되어 있지 아니한 고안
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대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결

[1] 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기에서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로
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